Markenrecht & Namensentwicklung: Erfolgreiche Markennamen entwickeln und schützen – das solltest du wissen

Ob es um die Namensfindung für Unternehmen, ein Renaming oder die strategische Markenarchitektur geht – rechtliche Fragen sind bei jedem Projekt von Anfang an mitgedacht. Denn ein starker Name ist nur dann wirklich stark, wenn er auch rechtlich Bestand hat. Wir erleben immer wieder, dass Unternehmen sich in eine Namensidee verlieben – nur um dann festzustellen, dass sie aufgrund von Schutzhindernissen nicht registrierbar ist oder Kollisionen mit bestehenden Marken drohen. Damit das nicht passiert, begleiten wir unsere Kunden nicht nur mit Kreativität, sondern auch mit dem richtigen rechtlichen Know-how. Und um unseren Kunden maximale Sicherheit bieten zu können, kooperieren wir mit erfahrenen Patentanwälten im In- und Ausland.

Wichtiger Bestandteil der Markenanmeldung: Die Einteilung von Waren und Dienstleistungen nach der „Nizza-Klassifikation“

Die „Klassifikation von Nizza" ist ein internationales Abkommen über die Einteilung von Waren und Dienstleistungen. In insgesamt 45 sogenannten „Klassen" sind alle nur denkbaren Waren und Dienstleistungen eingruppiert. Bei jeder Markenanmeldung muss der Anmelder in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis festlegen, für welche Waren/Dienstleistungen seine Marke eingetragen werden soll. Dabei sollten die in den Alphabetischen Listen der Klassifikation von Nizza enthaltenen Begriffe verwendet werden, da das Deutsche Patent- und Markenamt sich bei der Prüfung und Eintragung der Marke daran orientiert.

Recherche wird vereinfacht

Auch für Markenrecherchen im Vorfeld einer Anmeldung bietet sich die Nutzung der Klassifikation an. So lässt sich beispielsweise feststellen, ob mit einer geplanten Markenanmeldung bestehende Rechte Dritter verletzt würden. Zudem kann bei international registrierten Marken unabhängig von der Kenntnis der jeweiligen Sprache leicht festgestellt werden, für welche Waren- oder Dienstleistungsklassen Schutz besteht.

Die Möglichkeiten des Markenschutzes im Überblick

Marken können aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen, dreidimensionalen Gegenständen und aus akustischen Signalen bestehen. Die drei wichtigsten Eintragungsverfahren:

• Nationale Marke

Nationale Marken genießen Markenschutz in dem Land, in dem sie angemeldet wurden. In Deutschland werden nationale Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München eingetragen.

• IR-Marke

Nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) kann eine Marke in ein internationales Register eingetragen werden. Der Antrag auf internationale Registrierung ist über das Deutsche Patent- und Markenamt an die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) zu stellen.

• Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke ermöglicht mit einer einzigen Anmeldung einen einheitlichen Schutz für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Für die Eintragung ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) zuständig.

Absolute Schutzhindernisse: Wann ein Markenname keine Chance hat

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) prüft bei jeder Anmeldung, ob absolute Schutzhindernisse vorliegen. Diese sind nicht verhandelbar – wenn ein Name in eine dieser Kategorien fällt, wird er nicht registriert. Dazu gehören:

1. Fehlende Unterscheidungskraft

Ein Markenname muss einzigartig sein. Ein Begriff, der einfach nur beschreibt, was das Produkt tut, hat keine Chance. Allerdings gibt es Ausnahmen: Wird eine Bezeichnung durch langjährige und intensive Nutzung im Markt als Marke wahrgenommen, kann sie durch Verkehrsdurchsetzung (nach § 8 Abs. 3 MarkenG) doch noch eingetragen werden. Ein bekanntes Beispiel ist die Marke „POST“ für Postdienstleistungen.

2. Allgemeine, freizuhaltende Begriffe

Wörter wie „super“, „extra“ oder „premium“ gehören allen – und lassen sich nicht monopolisieren.

3. Irreführende Marken

Ein Markenname darf keine falschen Erwartungen wecken. Beispiel:

• „Kylian’s Fußballschuhe“ – könnte suggerieren, dass der Fußballstar Kylian Mbappé mit dem Produkt in Verbindung steht, obwohl dies nicht der Fall ist.

4. Hoheitszeichen & öffentliche Ordnung

Staatliche Symbole sind tabu – etwa eine Marke wie „Ich rette Deutschland“ mit einer Deutschland-Flagge.

5. Verstöße gegen Moral & Ethik

Markennamen dürfen nicht geschmacklos oder beleidigend sein. Beispiel:

• „Massaker“ für Bekleidung – geht gar nicht

Beispiel: iPad mini

Ein spannender Fall aus der Praxis: Als Apple die Marke „iPad mini“ anmelden wollte, stellte sich das US-Patentamt quer. Die Begründung? „mini“ sei rein beschreibend und habe keine Unterscheidungskraft. Apple musste nachjustieren, Argumente liefern – und konnte schließlich doch den Markenschutz sichern. Allerdings unter der Bedingung, dass der Namensbestandteil „mini“ allein nicht von Apple beansprucht werden darf. Ein Beispiel dafür, wie wichtig die strategische Vorbereitung bei der Markennamen-Entwicklung ist (heise.de).

Relative Schutzhindernisse: Wann eine Marke zu nah an einer bestehenden ist

Neben den absoluten Schutzhindernissen gibt es noch eine weitere Hürde: relative Schutzhindernisse. Diese betreffen Fälle, in denen eine neue Marke mit einer bereits bestehenden Marke kollidiert – entweder weil sie ihr zu ähnlich ist oder weil sie den Ruf einer bekannten Marke unrechtmäßig ausnutzt.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt von drei zentralen Faktoren ab:

• Zeichenähnlichkeit: Ist der Name optisch, klanglich oder begrifflich mit einer älteren Marke verwandt?
• Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit: Wird die neue Marke für ähnliche Produkte oder Dienstleistungen genutzt?
• Kennzeichnungskraft der älteren Marke: Hat die ältere Marke eine starke Bekanntheit, die den Schutzumfang erweitert?

Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Marken

Markennamen müssen sich deutlich voneinander unterscheiden. Wenn eine neue Marke einer bereits eingetragenen Marke klanglich zu ähnlich ist, ähnlich aussieht oder eine ähnliche Bedeutung hat, besteht das Risiko, dass Verbraucher sie verwechseln – insbesondere, wenn sie für ähnliche Produkte oder Dienstleistungen genutzt wird.

Beispiel: „Amarula“ vs. „Marulablu“

Der BGH entschied 2013, dass zwischen diesen beiden Likörmarken eine Verwechslungsgefahr besteht, da sie sich klanglich und begrifflich ähneln (I ZR 100/11).

Verwechslungsgefahr über die geschützte Produktkategorie hinaus

Ein Sonderfall liegt vor, wenn eine Marke so bekannt ist, dass ihr Schutz über die ursprüngliche Produktkategorie hinausreicht. Auch wenn keine direkte Verwechslungsgefahr besteht, kann die Nutzung eines bekannten Namens unzulässig sein, wenn dadurch die Wertschätzung der Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

Beispiel: Ferrari vs. „Testarossa“-Uhren

Die Automarke Ferrari konnte verhindern, dass eine Firma den Namen „Testarossa“ für Uhren verwendet. Obwohl es sich um eine völlig andere Branche handelt, argumentierte Ferrari erfolgreich, dass „Testarossa“ als Luxusbegriff eng mit ihrer Marke verknüpft ist und die Uhrenfirma von dieser Assoziation profitieren wollte. (novagraaf.com)

Ähnlichkeitsrecherche: Warum eine gründliche Prüfung unverzichtbar ist

Ein Name ist schnell gefunden – aber ist er auch wirklich verfügbar? Wenn man kein Geld verbrennen möchte, gehört eine Ähnlichkeitsrecherche zu den unverzichtbaren Schritten im Prozess der Namensfindung. Dabei geht es nicht nur um identische Namen, sondern auch um Ähnlichkeiten in Schrift, Klang oder Bedeutung:

• Orthografische Ähnlichkeiten: „Elefant“ vs. „Elephant“
• Ausspracheähnlichkeiten: „Wax“ vs. „Wachs“
• Assoziative Ähnlichkeiten: Unterschiedliche Begriffe, die ähnliche Bilder oder Emotionen hervorrufen

Beispiel: Hirschkuss vs. Jägermeister

Die Bild- und Wortmarke Hirschkuss wurde 2006 vom DPMA für einen Kräuterlikör der oberbayerischen Hirschkuss-Genussmanufaktur GmbH eingetragen. Das Flaschenetikett zierte ein springender Hirsch, eine Nachbildung des Lenggrieser Ortswappens – hier wurde der Likör produziert. Dies löste umgehend Marken- und Patentrechtsstreitigkeiten mit der damaligen Mast-Jägermeister AG (heute Mast-Jägermeister SE) aus. Obwohl sich die Namen Hirschkuss und Jägermeister weder in Schrift noch Klang ähneln, argumentierte Jägermeister, dass die Verwendung eines Hirsches als Markenelement Assoziationen zur eigenen Marke wecke. Das Deutsche Patent- und Markenamt entschied jedoch, dass dies nicht ausreiche, um eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung von Jägermeister zu begründen. Dieses Beispiel beweist einmal mehr, dass es für Laien sehr schwierig ist, die tatsächliche Verwechslungsgefahr zu beurteilen.

Fazit: Rechtssicherheit als Teil der Naming-Strategie

Ein erfolgreicher Markenname entsteht nicht zufällig. Namensfindung, Markenschutz und Strategie gehören zusammen und wie das Ergebnis am Ende aussehen kann, kannst du dir anhand unserer Erfolgsstorys ansehen. Wenn du Unterstützung bei einer professionellen Namensentwicklung inklusive rechtlicher Absicherung durch unser Patentanwalt-Netzwerk suchst, ist NOMEN die richtige Adresse. Wir beraten dich gerne: info@nomen.de oder ++49 211 577 90 60.

Foto von Anne Nygård auf Unsplash